Пояснюємо, чим відчуження торгової марки відрізняється від ліцензії, які умови містить договір, навіщо реєструвати передачу в НОІВ і як перевірити чистоту прав перед угодою.
Відчуження торгової марки чи ліцензія
Розпорядитися правами на торгову марку можна двома способами. Договір про передачу (відчуження) прав повністю переводить майнові права на нового власника — це остаточний продаж марки. Ліцензія лише дозволяє іншій особі користуватися маркою, тоді як право власності залишається у правовласника.
Вибір залежить від мети. Відчуження доречне при продажу бізнесу чи бренду, реорганізації, передачі марки між компаніями групи. Якщо ж власник хоче зберегти контроль і отримувати дохід, обирають ліцензію — вона зберігає актив і дає постійний потік роялті.
Плутанина між цими конструкціями коштує дорого: можна випадково втратити актив назавжди або, навпаки, не отримати очікуваних прав. Правильно структурувати угоду допомагають юристи практики інтелектуальної власності.
Істотні умови договору відчуження
Договір про передачу прав на торгову марку укладається у письмовій формі та має чітко визначати кілька елементів, без яких він стає джерелом спору.
- Предмет: конкретна марка з посиланням на номер свідоцтва й перелік класів МКТП, права на які передаються. Можна передати права як повністю, так і щодо частини класів.
- Сторони: правовласник за реєстром і набувач, із перевіркою їхніх повноважень.
- Ціна та порядок розрахунків: вартість прав і момент оплати.
- Момент переходу прав: із прив’язкою до реєстрації передачі у відомстві.
- Гарантії та запевнення: щодо чинності свідоцтва, відсутності обтяжень і чинних ліцензій.
Особливу увагу приділяють долі раніше виданих ліцензій: за загальним правилом вони зберігають чинність для нового власника, тож набувач має знати про всі чинні дозволи.
Реєстрація передачі прав у НОІВ
Сам по собі підписаний договір не завжди достатній — для повноцінного ефекту передачу прав на торгову марку реєструють у Національному органі інтелектуальної власності (НОІВ), який вносить зміни до реєстру та видає відповідне підтвердження. Лише після цього новий власник офіційно значиться правовласником.
Без реєстрації передачі набувач ризикує: формально власником за реєстром залишається відчужувач, що ускладнює захист марки, продовження свідоцтва й подальше розпорядження. Тому реєстрацію змін доцільно завершити одразу після укладення договору.
Ми готуємо договір, супроводжуємо подання документів до відомства та контролюємо внесення змін до реєстру, щоб перехід прав був юридично бездоганним і не залишав «хвостів».
Перевірка чистоти прав перед купівлею марки
Перед придбанням марки критично провести юридичну перевірку (due diligence) активу. Покупець має переконатися, що відчужувач справді є власником за реєстром, свідоцтво чинне, збори сплачені, а сам знак не оскаржується та не перебуває під ризиком дострокового припинення через невикористання.
Окремо перевіряють обтяження: чинні ліцензії, застави, судові спори щодо марки. Придбання «проблемної» марки може обернутися втратою грошей і самого активу. Тому етап перевірки не менш важливий, ніж сам текст договору.
При продажу марки разом із бізнесом ці питання ми вирішуємо у зв’язці з корпоративним правом, узгоджуючи передачу IP із загальною структурою угоди.
Податкові аспекти та типові ризики
Відчуження торгової марки має податкові наслідки для обох сторін — від оподаткування доходу відчужувача до обліку придбаного активу в покупця як нематеріального активу. Тому ціну й структуру угоди варто узгоджувати з урахуванням податкового навантаження; питання постановки IP на баланс ми розглянули у статті оцінка та постановка IP на баланс.
Серед типових ризиків — передача неоформлених або обтяжених прав, відсутність реєстрації змін у НОІВ, нечіткий перелік класів і неузгоджена доля чинних ліцензій. Кожен з них здатний знецінити угоду.
Спори щодо дійсності договорів відчуження ми ведемо спільно з практикою судових спорів. Підготувати чи перевірити договір відчуження торгової марки можна на консультації — запис на сторінці контактів.
Послуги напряму: Реєстрація торгових марок в Україні та за кордоном, Патентування винаходів і корисних моделей, Оформлення та захист авторського права.