Передача прав на торгову марку: договір відчуження

Відчуження торгової марки чи ліцензія

Розпорядитися правами на торгову марку можна двома способами. Договір про передачу (відчуження) права власності повністю переводить майнові права на нового власника — це остаточний продаж марки. Ліцензія лише дозволяє іншій особі користуватися маркою, тоді як право власності залишається у правовласника.

Вибір залежить від мети. Відчуження доречне при продажу бізнесу чи бренду, реорганізації, передачі марки між компаніями групи. Якщо ж власник хоче зберегти контроль і отримувати дохід, обирають ліцензію — вона зберігає актив і дає постійний потік роялті. Деталі другої конструкції — у матеріалі про ліцензійний договір.

Одне спільне обмеження, яке діє для обох варіантів: передача прав можлива лише на період дії свідоцтва на торгову марку (для національних реєстрацій) або міжнародної реєстрації. Продати «марку назавжди» неможливо — покупець отримує актив, строк охорони якого потрібно продовжувати, і саме на нього переходить цей обов’язок.

Плутанина між цими конструкціями коштує дорого: можна випадково втратити актив назавжди або, навпаки, не отримати очікуваних прав. Правильно структурувати угоду допомагають юристи практики інтелектуальної власності.

Істотні умови договору відчуження

Договір про передачу права власності на торгову марку укладається у письмовій формі та має чітко визначати кілька елементів, без яких він стає джерелом спору.

• Предмет: конкретна марка з посиланням на номер свідоцтва й перелік класів МКТП, права на які передаються. Можна передати права як повністю, так і щодо частини класів — і саме цей варіант найчастіше описують неточно.
• Сторони: правовласник за реєстром і набувач, із перевіркою їхніх повноважень. Розбіжність між особою в реєстрі та підписантом — класична підстава для відмови у внесенні відомостей.
• Ціна та порядок розрахунків: вартість прав і момент оплати, а для розрахунків із нерезидентом — валюта, курс і розподіл банківських витрат.
• Момент переходу прав: договір діє з моменту підписання сторонами або іншої вказаної в ньому дати, тому цю дату варто визначати свідомо й узгоджувати з моментом оплати.
• Гарантії та запевнення: щодо чинності свідоцтва, сплати зборів, відсутності обтяжень, чинних ліцензій, судових спорів і заперечень, а також щодо фактичного використання марки.
• Доля чинних ліцензій — окремий блок, якому присвячено розділ нижче.
• Обов’язок сприяти реєстрації. Хто подає документи до відомства, у який строк, хто сплачує збір і що відбувається, якщо відомості внести не вдалося.
• Передача супутніх активів. Домен, акаунти в соцмережах, дизайн-файли, фірмовий стиль, облікові записи в маркетплейсах. Формально це не частина марки, а практично без них бренд не працює.

Якщо для реєстрації подається не весь договір, а нотаріально засвідчений витяг із нього, витяг має містити ключові дані: повні реквізити сторін, предмет (передача права власності на марку), номер свідоцтва та перелік товарів і послуг за класами МКТП. Це поширена практика, коли сторони не хочуть розкривати відомству ціну угоди.

Чи обов’язкова реєстрація: точна відповідь

Це питання плутає навіть юристів, бо відповідь на нього подвійна. Розберемо її нормами.

Рівень перший: сам договір. Стаття 1114 Цивільного кодексу України встановлює, що ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності та договори, визначені статтями 1109, 1112 і 1113 ЦК України, не підлягають обов’язковій державній реєстрації. Їх державна реєстрація здійснюється на вимогу ліцензіара або ліцензіата у порядку, встановленому законом. І окремо закріплено: відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією або іншим договором, та інших прав на відповідний об’єкт, зокрема на право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права.

У тому самому напрямі працює й стаття 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: договір вважається дійсним з моменту його підписання сторонами (або іншої дати, вказаної в договорі) за умови додержання письмової форми, а державна реєстрація договору в УКРНОІВІ не є обов’язковою для його дійсності між сторонами.

Рівень другий: факт передання прав. А тут частина друга статті 1114 ЦК України говорить інше: факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації. Права на торгову марку виникають саме на підставі державної реєстрації — отже сам факт їх передання реєстрації підлягає.

Як це узгоджується на практиці:

• Між сторонами договір діє з моменту підписання. Відчужувач не може заявити «права не перейшли, бо ми не зареєстрували» — він зобов’язаний виконувати договір.
• Для третіх осіб і для відомства власником залишається той, хто зазначений у Реєстрі. Поки відомості не внесені, набувач стикається з реальними проблемами: ускладнюється захист марки від порушників, продовження строку дії свідоцтва, подальше розпорядження (ліцензія, застава, новий продаж), внесення марки до митного реєстру, доведення прав у спорі з доменом чи в антимонопольній справі.
• Тому відповідь практика така: реєструвати потрібно — не тому, що інакше договір недійсний, а тому, що без запису в реєстрі набувач не має робочого інструменту захисту й розпорядження.

Тому реєстрацію змін доцільно завершити одразу після укладення договору, а в самому договорі — закріпити обов’язок відчужувача сприяти цьому й нести ризик, якщо відомості внести не вдасться.

Процедура внесення відомостей до реєстру

Відомості про передачу права власності на знак вносяться до Реєстру та публікуються Національним органом інтелектуальної власності — функції НОІВ виконує державна організація (УКРНОІВІ), утворена центральним органом виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності та визначена Кабінетом Міністрів України.

До делегованих НОІВ владних повноважень належить, зокрема, опублікування офіційних відомостей про торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Бази даних заявок, внесення до Реєстру відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі. Процедура визначена Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака.

Хто подає. Будь-яка сторона договору або уповноважений представник — адвокат чи представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений). НОІВ також веде Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності, тому повноваження повіреного перевіряються легко.

Що подається:

• заява про внесення відомостей про передачу права власності за формою, встановленою Інструкцією;
• договір про передачу права власності — оригінал або нотаріально засвідчений витяг, у кількості примірників, визначеній Інструкцією;
• документ про сплату збору за публікацію;
• довіреність, оформлена з дотриманням вимог законодавства, якщо документи подає представник.

Мова документів. Заява і договір (витяг) подаються українською мовою. Якщо договір складено іншою мовою, до нього додається переклад українською, посвідчений нотаріусом. Для угод з нерезидентами це окрема стаття витрат і часу, яку варто закласти в графік заздалегідь.

Строк розгляду — два місяці. За позитивного результату відомості публікуються в офіційному бюлетені та вносяться до Реєстру, після чого документи надсилаються заявнику. Публікація виконує окрему функцію: вона інформує невизначене коло осіб про зміну власника, і саме з цього моменту третя особа не може посилатися на незнання.

Ми готуємо договір, супроводжуємо подання документів до відомства та контролюємо внесення змін до реєстру, щоб перехід прав був юридично бездоганним і не залишав «хвостів». Супутня процедура первинної реєстрації — у матеріалі про те, як зареєструвати торгову марку.

Заборона передачі, що вводить в оману

Це єдина пряма законодавча заборона у цій темі, і про неї забувають до того моменту, коли відомство відмовляє у внесенні відомостей.

Стаття 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлює: передача права власності на торгову марку не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

Коли ризик реальний:

• Марка містить елементи, пов’язані з особою власника — прізвище засновника, назву юридичної особи, вказівку на місце походження чи виробництво. Передача такої марки особі, не пов’язаній із цим джерелом, прямо створює ризик оману.
• Передаються права не на всі класи, а на частину, і після поділу дві різні особи володіють схожими марками для споріднених товарів. Споживач не зможе розрізнити джерело походження.
• У власника залишаються інші схожі марки — серія брендів, з якої продається лише один елемент.
• Марка містить географічне зазначення або елемент, що сприймається як вказівка на якість чи сертифікацію.

Що з цим робити на практиці. Найбезпечніший підхід — перевірити портфель відчужувача до підписання: чи є в нього інші марки з тим самим словесним елементом, чи не залишається після угоди схожа марка в споріднених класах. Якщо ризик є, конструкцію змінюють: передають усю серію марок разом, або переглядають перелік класів, або замінюють відчуження ліцензією з контролем якості — бо ліцензійна модель саме й розрахована на те, що джерело походження залишається під контролем правовласника.

Відмова відомства з цієї підстави — не кінець угоди, але вона зриває строки і потребує переоформлення документів, тому дешевше оцінити ризик до підписання, а не після.

Перевірка чистоти прав перед угодою

Купівля марки — це купівля юридичного стану, а не картинки. Чек-лист, який ми проходимо на стороні покупця.

• Чинність свідоцтва. Строк дії, сплата зборів за продовження, відсутність припинення. Прострочений збір здатен знецінити актив між підписанням і реєстрацією.
• Власник за Реєстром. Чи збігається з продавцем. Якщо марка раніше передавалася, чи були відомості про ці передачі внесені — розрив у ланцюжку правонаступництва блокує нову реєстрацію.
• Перелік класів МКТП. Чи охоплює реальну діяльність покупця. Марка, зареєстрована для класу 25, не захистить послуги класу 35.
• Ризик дострокового припинення через невикористання. Якщо марка не використовувалася, вона уразлива до вимоги заінтересованої особи. Варто зібрати докази використання — упаковку, рекламу, накладні, скриншоти з датами.
• Оскарження й заперечення. Справи в Апеляційній палаті, судові спори про визнання реєстрації недійсною, заперечення третіх осіб.
• Обтяження. Застава, арешт, судова заборона розпорядження.
• Чинні ліцензії та франшизи. Повний перелік із строками, територіями та обсягом прав.
• Схожі марки третіх осіб у тих самих класах — ризик паралельного використання і конфлікту після купівлі.
• Домен і цифрові активи. Чи належить домен тому ж власнику; якщо ні — хто його контролює. Про цю категорію спорів — у матеріалі про доменні спори.
• Фактичне використання іншими особами. Чи немає на ринку порушників, з якими новому власнику доведеться розбиратися одразу після угоди; алгоритм — у статті про порушення прав на торгову марку.

Результат перевірки має впливати не лише на рішення «купувати чи ні», а й на текст договору: виявлені ризики закриваються гарантіями, запевненнями, зменшенням ціни або відкладенням частини оплати до внесення відомостей до Реєстру.

Доля чинних ліцензій і франшиз

Особливу увагу приділяють раніше виданим ліцензіям: за загальним правилом вони зберігають чинність для нового власника, тож набувач має знати про всі чинні дозволи. Купуючи марку, ви купуєте її разом із зобов’язаннями перед ліцензіатами.

Чому це важливо порахувати заздалегідь:

• Виключна ліцензія на ключову територію або ключові класи може означати, що покупець фактично не зможе використовувати марку сам — у тому обсязі, у якому планував.
• Строки. Довгострокова ліцензія з низьким роялті, укладена «між своїми», знижує реальну вартість активу.
• Франшизна мережа. Якщо на марці побудована франшиза, новий власник стає правоволодільцем за договорами комерційної концесії з усіма обов’язками — від передачі документації до контролю якості й відповідальності перед споживачем. Деталі — у матеріалі про франчайзинг і договір комерційної концесії.
• Субліцензії. Перевіряється не лише перший рівень, а й право ліцензіата видавати субліцензії.

Тому в договорі відчуження доля ліцензій прописується окремо: повний перелік чинних ліцензій як додаток, запевнення про відсутність інших, механізм відповідальності відчужувача за неповноту цього переліку й розподіл роялті, що надходять після дати переходу прав.

Дзеркальна ситуація — коли покупець хоче саме «чисту» марку. Тоді до структури угоди додається умова про припинення чинних ліцензій до дати переходу прав, і це має бути реалістичним: односторонньо припинити ліцензію відчужувач зазвичай не може, тому йдеться про домовленості з ліцензіатами, які потребують часу.

Податки та типові ризики

Податковий бік. Передача права власності на торгову марку є операцією з об’єктом інтелектуальної власності, і її наслідки залежать від статусу сторін. Ключові питання, які прораховуються до підписання:

• Відчуження чи роялті. Разова плата за відчуження і періодичні платежі за ліцензією мають різний податковий режим. Для виплат нерезиденту це питання особливо чутливе: від кваліфікації платежу залежить ставка податку на доходи нерезидента та можливість застосувати конвенцію про уникнення подвійного оподаткування.
• ПДВ. Операція з постачання майнових прав має власні правила визначення місця постачання, і для транскордонних угод вони вирішальні.
• Облік активу. Для покупця марка стає нематеріальним активом з відповідною амортизацією; для цього потрібна обґрунтована вартість. Про це — у матеріалі про оцінку IP на балансі.
• Передача в межах групи. Якщо сторони є пов’язаними особами, угода може підпадати під контроль за правилами трансфертного ціноутворення, і «символічна» ціна стає ризиком донарахування.

Типові ризики, через які угоди зриваються або знецінюються:

• Передача неоформлених або обтяжених прав — свідоцтво прострочене, актив у заставі, є судовий спір.
• Невнесення відомостей до Реєстру. Договір підписали, збір не сплатили, документи не подали — і через рік набувач не може ні продовжити свідоцтво, ні захистити марку.
• Нечіткий перелік класів. «Усі права на марку» без переліку класів МКТП — формулювання, яке породжує спір про обсяг переданого.
• Розрив у ланцюжку правонаступництва — попередня передача не була зареєстрована, і відомство не бачить продавця власником.
• Неузгоджена доля чинних ліцензій та забуті субліцензії.
• Ризик оману через поділ серії марок або залишені у відчужувача схожі позначення.
• Забуті цифрові активи — домен, акаунти, сторінки в маркетплейсах залишилися у продавця.
• Відсутність доказів використання — марка уразлива до дострокового припинення вже в руках нового власника.

Спори щодо дійсності договорів відчуження ми ведемо спільно з практикою судових спорів. Підготувати чи перевірити договір відчуження торгової марки можна на консультації — запис на сторінці контактів.