Порушення прав на торгову марку: як діяти

Що саме захищає свідоцтво

Перед тим як діяти, потрібно точно знати межі власного права. Відносини регулює Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-XII.

Стаття 16 Закону надає власнику свідоцтва:

• виключне право використовувати торговельну марку щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг;
• виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану марку, а також позначення, схоже з нею настільько, що їх можна сплутати;
• право передавати будь-якій особі виключні майнові права інтелектуальної власності на марку повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору;
• право видати ліцензію на використання марки на підставі ліцензійного договору.

Три межі, через які справи розсипаються ще до суду:

1. Обсяг охорони визначається класами і переліком товарів та послуг у свідоцтві. Якщо марку зареєстровано для одягу, використання схожого позначення для будівельних матеріалів здебільшого не є порушенням — крім випадків добре відомої марки.
2. Строк дії свідоцтва — 10 років від дати подання заявки, і він продовжується щоразу на 10 років за умови сплати збору. Перше, що перевіряє будь-який грамотний відповідач, — чи чинне ваше свідоцтво. Прострочення збору зводить усю претензію до нуля.
3. Марка має використовуватися. Невикористання марки є самостійною підставою для дострокового припинення дії свідоцтва, і порушник нерідко заявляє саме цей зустрічний аргумент замість заперечень по суті.

Окремий режим мають добре відомі марки: охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом, на підставі визнання марки добре відомою у встановленому порядку. Для такої марки захист не обмежений класами так жорстко.

Порядок реєстрації ми розібрали окремо — у матеріалі про реєстрацію торгової марки. Якщо свідоцтва немає, цей матеріал починається не з претензії, а з реєстрації: без неї виключного права немає.

Що є порушенням: ширше, ніж здається

Стаття 20 Закону сформульована максимально широко, і її варто навести дослівно: «Будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.»

Ключові слова тут — «та готування до вчинення таких дій». Порушення не потребує, щоб товар уже продавався. Порушенням є й підготовка:

• замовлення партії упаковки або етикеток зі вашим позначенням;
• виготовлення товару, який ще не введено в оборот;
• реєстрація домену та розгортання сайту під запуск;
• подання заявки на схоже позначення в поєднанні з підготовкою до виробництва.

Практичний висновок: не потрібно чекати першого продажу, щоб звернутися. Навпаки — зафіксоване готування часто дає кращу позицію, бо в порушника ще немає витрат, які він захищатиме до кінця.

Типові форми порушення, з якими приходять клієнти:

Схожість оцінюється не поелементно, а в сукупності й очима середнього споживача — тому «ми змінили одну літеру» або «у нас інший шрифт» захистом не є.

Фіксація порушення: що зробити першими

Це етап, на якому виграють або втрачають справу. Докази, зібрані після того, як порушник дізнався про претензію, зникають швидко: сайт редагують, товар ховають, оголошення видаляють.

Порядок дій до будь-якої комунікації з порушником:

1. Зафіксувати інтернет-сторінки так, щоб доказ мав дату: нотаріальний огляд сторінки, фіксація з відображенням URL і часу, збереження в архівних сервісах.
2. Придбати зразок товару з повним комплектом розрахункових документів: чек або квитанція, накладна, пакування, скріншот сторінки замовлення. Збережіть товар нерозпакованим.
3. Зафіксувати офлайн-використання — фото вивіски, вітрини, рекламних матеріалів із прив’язкою до адреси та дати.
4. Встановити порушника: витяг з ЄДР щодо продавця, дані про власника сайту, відомості про виробника з маркування.
5. Оцінити масштаб: кількість точок продажу, обсяг партії, період використання. Від цього залежить і розмір вимог, і вибір шляху.
6. Перевірити власні документи: чинність свідоцтва, сплату збору за продовження, відповідність класів, наявність доказів власного використання марки.

Останній пункт звучить формально, але саме він найчастіше руйнує справу. Перевіряйте свою позицію з тією самою суворістю, з якою її перевірятиме відповідач.

Окремий інструмент, який варто застосувати разом із позовом: забезпечення позову. Для справ про контрафакт це заборона вчиняти дії з конкретною партією товару або передання товару на зберігання — і це єдиний спосіб не дати розпродати партію за час процесу. Порядок і строки ми розібрали в матеріалі про забезпечення позову: у господарському процесі заява розглядається не пізніше двох днів і без повідомлення відповідача.

Претензія порушнику: коли вона працює

Досудова вимога не є обов’язковою, але в більшості випадків дає результат швидше й дешевше за суд — особливо якщо порушник діяв без умислу або не перевірив реєстр перед запуском.

Що має містити претензія:

1. Підтвердження вашого права — номер свідоцтва, дата, перелік класів і товарів, за потреби витяг з реєстру.
2. Конкретний опис порушення — де саме, коли, у який спосіб, із посиланням на зафіксовані докази.
3. Правову підставу — стаття 16 і стаття 20 Закону № 3689-XII.
4. Чіткі вимоги: припинити використання позначення, видалити його з вивісок, рекламних матеріалів, сайту та доменного імені, вивести з обороту й знищити контрафактну продукцію, вилучити позначення з упаковки.
5. Строк на виконання — зазвичай 10–15 днів.
6. Попередження про подальші кроки: звернення до АМКУ, позов, заява до митного органу.

Два стратегічні застереження.

Перше: претензія розкриває карти. Якщо йдеться про велику партію контрафакту, яку легко вивезти або розпродати, інколи правильніше спершу подати позов із заявою про забезпечення, а претензію надіслати після того, як захід забезпечення вжито.

Друге: у претензії не варто перебільшувати обсяг прав. Вимога припинити використання позначення для товарів, яких у вашому свідоцтві немає, дає порушнику готову відповідь і псує вашу позицію в майбутньому процесі.

Нерідко найкращим результатом претензії є не припинення, а ліцензія: порушник уже інвестував у позначення і готовий платити за легальне використання. Для власника це дохід замість витрат на процес.

АМКУ: найшвидший фінансовий важіль

Досудовий порядок захисту прав інтелектуальної власності полягає, зокрема, у зверненні власника свідоцтва до Антимонопольного комітету України. Підстава — Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції»: неправомірне використання позначень або товару іншого виробника та копіювання зовнішнього вигляду виробу є окремими складами недобросовісної конкуренції.

Чого можна вимагати у зверненні до АМКУ:

• визнання факту недобросовісної конкуренції;
• припинення такої діяльності;
• накладення штрафу на порушника;
• конфіскації товарів з неправомірно використаним позначенням і копій виробів іншого суб’єкта господарювання.

Чому цей шлях часто результативніший за суд:

1. Розмір штрафу. За неправомірне використання позначень Закон передбачає штраф до 5 відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб’єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року накладення штрафу. Це відсоток від усієї виручки порушника, а не від обсягу порушення, тому фінансовий тиск значно сильніший за реально доказувані збитки.
2. Тягар доказування. У суді ви доводите розмір збитків, що складно. В АМКУ ви доводите сам факт неправомірного використання позначення.
3. Швидкість. Розгляд в АМКУ зазвичай швидший за повний судовий цикл з експертизою.

Важливо, що ці шляхи не виключають один одного. Рішення АМКУ про визнання дій неправомірними не відшкодовує вам збитків — але після такого рішення ви маєте право звернутися до суду з позовом про відшкодування збитків, заподіяних неправомірними діями порушника. На практиці це найсильніша послідовність: спершу рішення АМКУ як встановлений факт, потім позов про гроші.

Обмеження теж варто знати: АМКУ застосовує законодавство про конкуренцію, тому звернення працює, коли порушник є суб’єктом господарювання і між вами є конкурентні відносини. Проти фізичної особи, яка не веде господарської діяльності, цей механізм не спрацює.

Суд: які вимоги заявляти і до якого суду

Способи захисту визначені статтею 21 Закону № 3689-XII, а загальні способи — Цивільним кодексом. Найширший інструментарій дає частина 2 статті 432 ЦК України: суд у випадках і порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про:

• вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів за рахунок особи, яка вчинила порушення;
• вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності, або вилучення та знищення таких матеріалів і знарядь за рахунок порушника;
• разову грошову виплату замість застосування цих двох способів захисту;
• компенсацію замість відшкодування збитків за неправомірне використання об’єкта права інтелектуальної власності.

Останній пункт — найцінніший практично. Доказування збитків у справах про марки майже завжди складне: потрібно показати втрачений прибуток і причинний зв’язок. Компенсація замість відшкодування збитків знімає цю проблему, і саме цю вимогу варто формулювати як основну, а відшкодування збитків — як альтернативну.

Щодо вилучення товару є усталений підхід: якщо усунення з товару або його упаковки незаконно використаного знака (чи схожого з ним настільки, що їх можна сплутати) неможливе без заподіяння істотної шкоди самому товару, суд може прийняти рішення про вилучення товару з цивільного обороту. Тобто вимога «усунути позначення» та вимога «вилучити й знищити товар» заявляються послідовно, а не як альтернативи на вибір суду.

Типовий набір вимог у позові:

1. зобов’язати припинити використання позначення щодо конкретних товарів і послуг;
2. зобов’язати видалити позначення з вивісок, рекламних матеріалів, сайту, доменного імені, упаковки;
3. вилучити з цивільного обороту та знищити контрафактну продукцію за рахунок порушника;
4. стягнути компенсацію (альтернативно — збитки);
5. опублікувати в засобах масової інформації відомості про порушення та зміст судового рішення.

До якого суду звертатися. Тут є нюанс, через який помилково подають заяви. Частина 2 статті 20 ГПК України відносить справи у спорах щодо прав на торговельну марку до юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності, який має розглядати їх як суд першої та апеляційної інстанцій. Але цей суд, створений Указом Президента України від 29.09.2017 і зареєстрований як юридична особа 13.02.2020, станом на жовтень 2026 року роботу не розпочав: конкурс на посади суддів, оголошений у 2017 році, досі триває. Доки суд не почав працювати, справи розглядають господарські суди за загальними правилами. З початком його роботи ця категорія справ перейде до нього, тому перед поданням позову юрисдикцію слід перевіряти на актуальну дату.

Митний реєстр і кримінальний шлях

Митний реєстр. Реєстрація марки дає право подати до Державної митної служби заяву про внесення зареєстрованої торговельної марки до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності. Мета — запобігти порушенню прав під час переміщення через митний кордон України виробів, на яких використано марку.

Як це працює на практиці:

1. марка вноситься до реєстру за заявою власника;
2. митні органи під час контролю порівнюють товар із відомостями реєстру;
3. у разі підозри на порушення митне оформлення партії призупиняється, а власника прав повідомляють;
4. власник отримує можливість оглянути товар і визначити, чи є він контрафактним;
5. далі питання вирішується за згодою сторін або в суді.

Для імпортного контрафакту це найефективніший інструмент: партія затримується до перетину ринку, а не вилучається з полиць роздрібних точок по всій країні. Строки призупинення митного оформлення та порядок дій визначені митним законодавством, і реагувати потрібно швидко — вікно вимірюється робочими днями, а не тижнями. Тому внесення марки до реєстру має сенс до виявлення порушення, як превентивна дія.

Кримінальний шлях. Стаття 229 Кримінального кодексу України встановлює відповідальність за незаконне використання знака для товарів і послуг. Незаконним є таке використання чужого знака, яке здійснюється без дозволу його власника — володільця відповідного свідоцтва. Склад передбачає настання матеріальної шкоди у визначеному Кодексом розмірі, тому дрібне порушення під нього не підпадає. Конкретні розміри шкоди та санкції потрібно перевіряти за чинною редакцією Кримінального кодексу на дату звернення: ця стаття неодноразово змінювалася, і цифри з публікацій попередніх років застарівають.

Кримінальне провадження варто розглядати як додатковий, а не основний шлях: воно дає інструменти вилучення та фіксації, але не приносить власнику компенсації й залежить від дій правоохоронних органів. У більшості комерційних конфліктів поєднання АМКУ й цивільного позову результативніше.

Який шлях обрати

Чотири механізми не конкурують, а покривають різні ситуації. Орієнтир для вибору:

І те, чого робити не варто:

1. Не писати претензію до фіксації доказів. Після попередження сайт відредагують, а товар приберуть.
2. Не заявляти прав, яких немає. Вимога щодо класів, відсутніх у свідоцтві, дає порушнику готову лінію захисту.
3. Не ігнорувати власні обов’язки. Перед зверненням перевірте чинність свідоцтва, сплату збору за продовження і наявність доказів власного використання марки — інакше отримаєте зустрічну вимогу про дострокове припинення дії свідоцтва.
4. Не затягувати. Чим довше порушник використовує позначення, тим більше він інвестує в його захист і тим складніше доводити ризик змішування.

Також варто тримати в полі зору сам Закон: його чинна редакція діє з 26.02.2026, а нова редакція за Законом № 4888-IX набирає чинності 24.03.2027. Це означає, що в довгих справах норми варто перевіряти на дату відповідної процесуальної дії.

Юристи практики інтелектуальної власності LEGIUS супроводжують справи про порушення прав на марки — від фіксації доказів і претензії до звернення в АМКУ та позову. Якщо ви виявили використання свого позначення, зверніться за консультацією до того, як надсилати претензію: порядок кроків тут важливіший за їх зміст.