Ліцензійний договір на об’єкти інтелектуальної власності

Ліцензія чи відчуження прав: різні договори

Стаття 1107 Цивільного кодексу перелічує договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності:

• ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності;
• ліцензійний договір;
• договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності;
• договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;
• інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

Два з них постійно змішують, хоч наслідки протилежні.

Практично: ліцензія — це «оренда» права, передання — його «продаж». Для торговельної марки ліцензія залишає свідоцтво у власності ліцензіара й передає лише тимчасове право використання.

Варто розрізняти й сам документ: за ст. 1108 ЦК ліцензія може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору. Видача ліцензії є одностороннім правочином, на підставі якого в користувача й виникають відповідні права; ліцензійний договір за змістом ст. 1109 ЦК набуває характеру універсальної правової підстави користування майновими правами.

Контекст — практика інтелектуальної власності.

Три види ліцензій

Частина 3 ст. 1108 ЦК знає три види, і різниця між ними вимірюється тим, що залишається дозволеним ліцензіару.

Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату й виключає можливість використання ліцензіаром об’єкта у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання у цій сфері.

Одинична — проміжний варіант: видається лише одному ліцензіату й виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій, але не виключає можливості використання ліцензіаром об’єкта самостійно.

Невиключна — не виключає ні використання ліцензіаром, ні видачі ним ліцензій іншим особам. Це найпоширеніший формат для торговельних марок, програмного забезпечення й об’єктів авторського права.

Практичне застереження щодо виключної ліцензії. Надання виключного дозволу блокує будь-яку самостійну активність правоволодільця у відповідному сегменті на весь строк договору. Якщо ліцензіат виявиться пасивним і не забезпечить запланованих обсягів, власник не зможе самостійно продавати товари під власною маркою без розірвання угоди. Тому у виключних ліцензіях обов’язково прописують мінімальні зобов’язання ліцензіата — обсяги, мінімальне роялті, маркетингові витрати — і право ліцензіара на розірвання чи переведення ліцензії в невиключну при їх невиконанні.

Істотні умови ліцензійного договору

За ч. 1 ст. 1109 ЦК за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог Цивільного кодексу та іншого закону.

Частина 3 ст. 1109 ЦК визначає умови, які мають бути в договорі:

1. вид ліцензії;
2. сфера використання об’єкта — конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об’єкта, територія та строк, на які надаються права;
3. розмір, порядок і строки виплати винагороди за використання об’єкта;
4. інші умови, які сторони вважають за доцільне включити.

Форма. Договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності укладаються у письмовій формі. Виняток: в усній формі може укладатися договір про використання (опублікування) твору в періодичних виданнях — газетах, журналах (ст. 33 Закону «Про авторське право і суміжні права»).

Що варто додати понад мінімум закону:

• точна ідентифікація об’єкта: номер свідоцтва на торговельну марку й перелік класів товарів і послуг, номер патенту, реквізити твору чи версія програми;
• право на субліцензію — чи може ліцензіат надавати права далі й на яких умовах. Без прямої умови це питання стає спірним;
• звітність ліцензіата: форма, періодичність, показники, право ліцензіара на перевірку й аудит;
• обов’язки щодо захисту об’єкта: хто й за чий кошт реагує на порушення третіх осіб, хто веде судові справи;
• гарантії ліцензіара: що права належать йому, не обтяжені, не є предметом спору, не порушують прав третіх осіб;
• доля прав після закінчення договору: припинення використання, вилучення з обігу, знищення або передача матеріалів і залишків продукції;
• конфіденційність і, для технологій, умови про ноу-хау — тут перетин із режимом комерційної таємниці;
• застосовне право й порядок вирішення спорів, якщо друга сторона іноземна.

Правила за замовчуванням: що буде, якщо не написати

Це найцінніша частина теми, бо Цивільний кодекс не визнає договір неукладеним через відсутність цих умов — він сам їх заповнює, і зазвичай не на користь ліцензіара.

Два висновки, кожен для своєї сторони:

Для ліцензіата: якщо ви платили за ексклюзив, а в договорі вид ліцензії не зазначений, ви отримали невиключну ліцензію — і правоволоділець цілком законно видасть таку саму вашому конкуренту. Слово «ексклюзивний» у преамбулі чи в листуванні цього не змінює: потрібне пряме зазначення виду ліцензії в тексті.

Для ліцензіара: якщо ви не обмежили територію, ліцензія діє на всю Україну — навіть якщо домовлялися про одну область. А якщо ви надали виключну ліцензію без обмеження території та сфери використання, ви самі позбавили себе права використовувати власний об’єкт.

Саме через ці правила універсального зразка ліцензійного договору не існує: його треба розробляти під конкретні правовідносини з урахуванням специфіки сторін, об’єкта й змісту відносин. Те саме зазначає й національний офіс інтелектуальної власності у своїх роз’ясненнях.

Строк договору і що буде після його спливу

Строк — одна з умов ч. 3 ст. 1109 ЦК, але й для нього є правила за замовчуванням, встановлені ст. 1110 ЦК.

Якщо в ліцензійному договорі не визначено строк, він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об’єкт, але не більше ніж на п’ять років.

Далі працює механізм автоматичного продовження: якщо за шість місяців до спливу зазначеного п’ятирічного строку жодна зі сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на невизначений час. У цьому разі кожна зі сторін може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за шість місяців.

Практичні наслідки:

• «безстроковий» ліцензійний договір у чистому вигляді неможливий: право не може існувати довше, ніж чинність виключного майнового права на об’єкт. Для торговельної марки це означає прив’язку до строку дії свідоцтва й необхідність умови про продовження;
• шестимісячні строки попередження варто або підтвердити, або змінити договором — інакше вийти з договору швидко не вдасться;
• окремо передбачте, що відбувається після закінчення: протягом якого часу ліцензіат може розпродати залишки продукції з маркою, коли має прибрати позначення з сайту й матеріалів, що робить із незавершеними замовленнями. Без цієї умови закінчення строку перетворюється на спір про порушення прав.

Якщо строк чинності самого права може спливти раніше, ніж строк договору, в договорі має бути чітко визначено, на кому лежить обов’язок підтримувати чинність — продовжувати свідоцтво, сплачувати збори за патент. Інакше ліцензіат платить за те, що зникло. Про підтримання чинності — у матеріалах про реєстрацію торговельної марки і патентування винаходу.

Реєстрація: не обов’язкова, але буває корисною

Стаття 1114 ЦК формулює це однозначно: ліцензія та ліцензійний договір не підлягають обов’язковій державній реєстрації. Державна реєстрація може здійснюватися на вимогу ліцензіара або ліцензіата, і відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, переданих за ліцензією чи договором.

Отже договір діє між сторонами з моменту його укладення. Реєстрація в національному офісі інтелектуальної власності не є умовою набрання чинності.

Коли реєстрація все ж виправдана:

• щоб протиставити ліцензію третім особам — зокрема новому власнику прав, якщо правоволоділець продасть об’єкт;
• для митних процедур і внесення об’єкта до митного реєстру;
• для податкових і валютних цілей — підтвердження підстави платежів за кордон;
• для підтвердження прав у судовому спорі з порушником;
• коли цього вимагає контрагент або банк у межах власних процедур.

Окрема імперативна вимога для торговельних марок. Ліцензійний договір щодо знака для товарів і послуг повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва, і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. Це не побажання, а вимога законодавства, і її відсутність робить договір уразливим.

Роялті, звітність і контроль

Винагорода може бути побудована по-різному, і від моделі залежить і ризик, і адміністрування.

Остання модель і є відповіддю на головний ризик виключної ліцензії: ліцензіар отримує гарантований дохід навіть за пасивності ліцензіата.

Щоб відсоткова модель працювала, у договорі потрібні:

• база нарахування — що саме вважається виручкою: з ПДВ чи без, чи враховуються повернення, знижки, доставка;
• періодичність і форма звіту ліцензіата, строк його подання;
• право на перевірку й аудит, із порядком доступу до документів і розподілом витрат на аудит залежно від результату;
• наслідки заниження: доплата, пеня, право на розірвання;
• валюта й порядок розрахунків для транскордонних платежів.

За наявності фіксованої винагороди в договорі про видання або інше відтворення твору не забудьте про вимогу ч. 8 ст. 1109 ЦК — встановити максимальний тираж.

Податкова пастка для ІТ: коли платіж не є роялті

Це питання вирішує податкові наслідки всієї конструкції, і в ІТ його помиляються найчастіше.

Роялті за пп. 14.1.225 Податкового кодексу — це будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, включаючи комп’ютерні програми.

Але та сама норма містить виняток, через який конструкція ламається: не вважаються роялті платежі, отримані як винагорода за використання комп’ютерної програми, якщо умови використання обмежені функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання — тобто використання «кінцевим споживачем».

Що це означає практично:

• якщо ви продаєте звичайну ліцензію кінцевому користувачу на користування програмою за призначенням — це не роялті, а постачання послуг або програмної продукції, із власними правилами ПДВ і податку на прибуток;
• якщо ви передаєте право тиражувати, модифікувати, перепродавати, вбудовувати програму у власний продукт — це вже роялті;
• для платежів нерезиденту кваліфікація вирішує все: ставка податку на репатріацію, застосування конвенції про уникнення подвійного оподаткування, обмеження щодо врахування витрат;
• для ПДВ різниця теж принципова, бо операції з роялті мають власний режим.

Тому в ІТ-договорах назва «ліцензійний договір» не вирішує нічого: податкові органи дивляться на обсяг переданих прав, а не на заголовок. Якщо ви хочете, щоб платіж був роялті, обсяг прав має виходити за межі функціонального призначення програми й бути прямо описаним. Якщо ні — не варто називати договір ліцензійним «для краси».

Для транскордонних платежів додається питання трансфертного ціноутворення, якщо сторони пов’язані, і підтвердження «витягнутої руки» для ставки роялті. Загальні правила договірної роботи — у матеріалі про договірну роботу, а захист об’єктів від порушень — у матеріалі про захист авторського права.