Патентування винаходу та корисної моделі

Винахід чи корисна модель: вибір, що визначає все

Патентування в Україні регулює Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 року № 3687-XII, який докорінно переписали Законом № 816-IX від 21 липня 2020 року. Чинна редакція станом на 26 лютого 2026 року враховує зміни за Законом № 4563-IX, а з 24 березня 2027 року набирає чинності наступна редакція за Законом № 4888-IX. Матеріали, написані до 2021 року, у цій темі читати небезпечно: вони описують інститути, яких уже немає.

Перше і найважливіше рішення — що саме патентувати. Закон визначає і винахід, і корисну модель однаково: результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології. Різниця не в суті об’єкта, а в обсязі перевірки, строку охорони та надійності отриманого права.

Остання позиція таблиці — та, через яку виникає більшість пізніших проблем. Патент на корисну модель видається під відповідальність його володільця за відповідність корисної моделі умовам патентоздатності. Держава його по суті не перевіряла. Такий патент виглядає як повноцінне право, працює як повноцінне право — доки хтось не вирішить його оспорити, і тоді з’ясовується, що рівень техніки давно містив те саме рішення.

Практичний висновок: корисна модель добре підходить, коли потрібно швидко отримати охорону на конструктивне рішення з коротким життєвим циклом. Для технології, на якій будується бізнес на роки, потрібен патент на винахід. Ці рішення ми приймаємо в межах практики інтелектуальної власності разом із патентним повіреним — ще до подання заявки.

Умови патентоздатності за статтею 7

Стаття 7 Закону формулює умови коротко: винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним; корисна модель — якщо вона є новою і промислово придатною.

Новизна. Винахід або корисна модель визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об’єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни враховуються лише окремо — комбінувати кілька джерел для заперечення новизни не можна (це можна робити тільки для заперечення винахідницького рівня).

Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до НОІВ або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету. Слово «світі» тут вирішальне: публікація на конференції в іншій країні, стаття, пост у соцмережах, виставковий зразок — усе це знищує новизну.

Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на державну реєстрацію в Україні винаходу чи корисної моделі (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій її було подано спочатку, за умови що дата її подання або пріоритету передує вашій і що вона була опублікована на цю дату чи після неї.

Шестимісячне вікно розкриття. Є норма, яка рятує тих, хто вже встиг розповісти про розробку. На визнання винаходу або корисної моделі патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 6 місяців до дати подання заявки до НОІВ або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету. Але обов’язок доведення обставин розкриття покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цієї частини, — тобто на вас. Тому дату і спосіб кожної публікації треба фіксувати документально одразу, а не згадувати через рік.

Винахідницький рівень. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст раніше поданих, але пізніше опублікованих заявок до уваги не береться.

Закон № 816-IX додав до цієї частини норму, що прямо б’є по так званому вічнозеленому патентуванню у фармацевтиці: такими, що явно випливають із рівня техніки, можуть бути визнані нові форми відомого з рівня техніки лікарського засобу — у тому числі солі, складні ефіри, прості ефіри, композиції, комбінації та інші похідні, поліморфи, метаболіти, чисті форми, розміри часток, ізомери, — якщо вони істотно не відрізняються за ефективністю.

Промислова придатність. Винахід або корисна модель визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Хто має право на патент: винахідник і роботодавець

Винахіднику належить право авторства, яке є невід’ємним особистим правом і охороняється безстроково. Винахідник має право на присвоєння свого імені створеному ним винаходу або корисній моделі. Ці права не можна ні передати, ні купити.

А от право на одержання патенту на службовий винахід має роботодавець винахідника. І тут закон встановлює процедуру з жорсткими строками, яку в українських компаніях порушують постійно.

Службовий винахід або корисна модель — це об’єкт, створений працівником у зв’язку з виконанням службових обов’язків чи дорученням роботодавця, за умови що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше. Послідовність така:

1. Винахідник подає роботодавцю письмове повідомлення про створений ним службовий винахід з описом, що розкриває суть винаходу достатньо ясно і повно.
2. Роботодавець має чотири місяці від дати одержання цього повідомлення, щоб зробити одне з трьох: подати до НОІВ заявку на державну реєстрацію винаходу (корисної моделі); передати право на таку реєстрацію іншій особі; або прийняти рішення про збереження службового винаходу як конфіденційної інформації.
3. Якщо роботодавець не зробив нічого з цього у строк, право на одержання патенту переходить до винахідника або його правонаступника. За роботодавцем при цьому залишається переважне право на придбання ліцензії.
4. Якщо роботодавець обрав режим конфіденційної інформації, строк збереження службового винаходу як конфіденційної інформації у разі його невикористання не повинен перевищувати чотирьох років. У протилежному випадку право на одержання патенту також переходить до винахідника чи його правонаступника.

Практичний висновок для компаній: якщо у вас немає механізму реєстрації повідомлень винахідників і контролю чотиримісячного строку, ви щороку втрачаєте права на частину своїх розробок, навіть не дізнаючись про це. А коли під час перевірки перед угодою з’ясовується, що патент належить колишньому працівнику, виправляти це вже дорого — один з типових висновків юридичного due diligence.

Окремо про фрилансерів і підрядників. Режим службового винаходу прив’язаний до трудових відносин. Розробка, створена ФОП-підрядником за договором про надання послуг, службовим винаходом не є, і право на її реєстрацію належить самому розробнику, якщо договір прямо не передбачає передачу права на реєстрацію. Істотні умови договору про передачу права на реєстрацію винаходу — окремий предмет уваги на етапі укладення договору, а не після.

Три етапи експертизи заявки

Частина перша статті 16 Закону в редакції Закону № 816-IX визначає структуру: експертиза заявки складається з попередньої експертизи, формальної експертизи та — за заявкою стосовно патенту на винахід (секретний винахід) — кваліфікаційної експертизи. Проводить її НОІВ (Національний орган інтелектуальної власності).

Попередня експертиза з’ясовує, зокрема, чи не належить заявлений об’єкт до державної таємниці. Якщо Державний експерт прийняв рішення про віднесення заявленого винаходу до державної таємниці, він визначає коло осіб, які можуть мати доступ до нього, і все наступне діловодство за заявкою здійснюється у режимі секретності.

Формальна експертиза перевіряє: чи належить заявлений винахід до об’єктів технології, зазначених в абзаці першому частини другої статті 6 Закону (а корисна модель — до об’єктів абзацу другого); чи не належить об’єкт до того, що виключене з охорони частиною третьою статті 6; і чи відповідають документи заявки формальним вимогам статті 12 Закону та правил.

За позитивним результатом формальної експертизи заявник отримує:

• щодо патенту на винахід — повідомлення про завершення формальної експертизи та можливість проведення кваліфікаційної експертизи;
• щодо патенту на корисну модель — рішення НОІВ про державну реєстрацію корисної моделі. Тобто для корисної моделі шлях на цьому фактично завершується.

Якщо є підстави вважати, що об’єкт не належить до охоронюваних або заявка не відповідає формальним вимогам, НОІВ надсилає заявнику повідомлення з пропозицією усунути недоліки. Окремо врегульовано порушення вимоги єдиності (частина четверта статті 12): заявник повинен зазначити у відповіді, щодо якого саме винаходу слід проводити експертизу, і за потреби внести уточнення; щодо інших об’єктів можуть бути подані самостійні заявки. Якщо на пропозицію НОІВ вимогу єдиності не буде виконано, експертиза проводиться щодо винаходу, зазначеного у формулі першим, — і це не завжди той, який вам потрібен.

Кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності: новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності. Вона не починається автоматично: її проводять за заявою та за умови сплати відповідного збору. Закон встановлює строк для подання цієї заяви та сплати збору, і цей строк варто звіряти з чинною редакцією статті 16 — історично він становив три роки від дати подання заявки.

Пропущений строк не завжди фатальний. Якщо строк подання заяви та сплати збору за проведення кваліфікаційної експертизи пропущений з поважних причин, права заявника щодо заявки відновлюються — за умови що протягом шести місяців від його спливу буде подано відповідне клопотання разом із заявою та сплачено збори за подання клопотання і за проведення кваліфікаційної експертизи.

Кінцеві результати експертизи відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою. На підставі такого висновку НОІВ приймає рішення про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) або рішення про відмову в такій реєстрації, і рішення разом із висновком надсилається заявнику. Рішення за заявкою можна оскаржити до Апеляційної палати; заперечення проти рішення НОІВ розглядається згідно з регламентом Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання заперечення та документа про сплату збору.

Строки чинності, збори і додаткова охорона

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід становить 20 років від дати подання заявки до НОІВ, на корисну модель — 10 років від дати подання заявки.

Відлік іде саме від дати подання заявки, а не від дати видачі патенту. Це означає, що два роки експертизи по суті «з’їдаються» з загального строку охорони, і фактичний період комерційного використання патенту на винахід становить близько 18 років.

Коли права починають діяти. Права на винахід або корисну модель діють від дати, що настає за датою державної реєстрації, за умови сплати збору за підтримання чинності майнових прав. До цього моменту заявка користується лише тимчасовою правовою охороною.

Річний збір за підтримання чинності сплачується за кожний рік дії патенту. Несплата збору у встановлений строк припиняє дію патенту. Це найчастіша причина втрати патентів в Україні — не оспорювання і не закінчення строку, а банальне пропущення платежу. Розміри зборів встановлює окремий порядок, затверджений Кабінетом Міністрів, а державне мито — Декрет Кабінету Міністрів «Про державне мито»; конкретні суми тут не наводимо, бо вони переглядаються, і перед плануванням бюджету їх слід брати з чинної редакції відповідних актів.

Додаткова охорона. Для винаходів, об’єктом яких є активний фармацевтичний інгредієнт лікарського засобу, процес отримання лікарського засобу або застосування лікарського засобу, а також засіб захисту тварин чи рослин, Закон передбачає право на додаткову охорону на строк не більше п’яти років. Сертифікат додаткової охорони видається за клопотанням володільця патенту.

Примусова ліцензія. Якщо винахід або корисна модель (крім секретних) не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років, починаючи від дати, наступної за датою державної реєстрації, або від дати, коли використання було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати об’єкт, у разі відмови володільця прав від укладення ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання.

Право попереднього користування. Особа, яка до дати подання заявки добросовісно використовувала тотожне заявленому рішення або здійснила значну і серйозну підготовку до такого використання, має право на безоплатне продовження цього використання. Але це право обмежується тим обсягом використання, яким воно було на дату подання заявки, — розширити виробництво за цим правом не вийде.

Публікація, заперечення і прозорість процедури

Після спливу 18 місяців від дати подання заявки на державну реєстрацію винаходу, а якщо заявлено пріоритет — від дати пріоритету, НОІВ публікує в Бюлетені визначені ним відомості про заявку. Умова — дотримання вимог частини чотирнадцятої статті 16 (позитивний результат формальної експертизи) і те, що заявка не відкликана, не вважається відкликаною та щодо неї не прийнято рішення про відмову.

Два важливі винятки:

• відомості про заявку на державну реєстрацію корисної моделі не публікуються — ця норма у редакції Закону № 816-IX;
• не публікуються відомості про заявки, щодо яких Державний експерт прийняв рішення про віднесення їх до державної таємниці.

Після публікації відомостей про заявку на винахід будь-яка особа може подати до НОІВ зауваження щодо відповідності заявленого винаходу умовам надання правової охорони, визначеним Законом. Такі особи при цьому не беруть участі у діловодстві за заявкою: вони можуть повідомити експертизу, але не стають стороною процедури. Зауваження невідкладно направляється заявнику, який може повідомити орган про своє ставлення до нього, а відповідь особі, яка подала клопотання, надається протягом двох місяців від дати його подання.

Для конкурентної стратегії з цього випливає практичне: моніторинг Бюлетеня дає можливість вплинути на чужу заявку до видачі патенту, що значно дешевше за оспорювання вже виданого. Але щодо корисних моделей цього вікна немає зовсім — заявки не публікуються, і про патент конкурента ви дізнаєтеся лише після реєстрації.

Оспорювання патенту: Апеляційна палата і суд

До Закону № 816-IX визнати права на винахід або корисну модель недійсними можна було виключно в судовому порядку. Тепер з’явився адміністративний шлях, і для бізнесу він часто швидший і дешевший.

Заява до Апеляційної палати. Будь-яка особа може подати до Апеляційної палати заяву про визнання прав на винахід або корисну модель недійсними повністю або частково з підстав невідповідності умовам патентоздатності. Заява вважається поданою в разі сплати збору та його зарахування на рахунок.

Строки подання чітко визначені і принципово різні:

Ця різниця — пряме логічне продовження того, що корисна модель видається без експертизи по суті, під відповідальність володільця. Патент на винахід після дев’яти місяців стає відносно стабільним в адміністративному порядку; патент на корисну модель залишається оспорюваним до останнього дня.

Заява розглядається Апеляційною палатою протягом чотирьох місяців з дня її надходження. Цей строк може бути продовжено на два місяці за заявою сторони розгляду або призупинено, але не більше ніж на два місяці.

Визнання прав недійсними частково здійснюється шляхом виключення незалежних пунктів формули або шляхом внесення до них змін — за умови, що таке виключення чи зміна призводять до зменшення обсягу правової охорони, що надається державною реєстрацією. Розширити формулу під час такої процедури неможливо.

Висновок про відповідність корисної моделі умовам патентоздатності. Окремий інструмент: будь-яка особа може подати мотивоване клопотання про проведення експертизи корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності. Отриманий висновок особа, яка подавала клопотання, може використати у разі звернення до суду або до Апеляційної палати для визнання недійсними прав на корисну модель. Фактично це спосіб отримати офіційну експертну оцінку патенту, якого держава ніколи не перевіряла, — і зробити це до початку спору.

Судовий шлях залишається. Закон визначає перелік випадків, коли патент може бути визнано судом недійсним повністю або частково. Крім того, спори про порушення прав розглядаються судом: за частиною другою статті 28 Закону патент надає володільцю виключне право використовувати винахід на свій розсуд, а за частиною п’ятою — виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід без його дозволу. Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули, або ознаку, еквівалентну їй. Тлумачення формули здійснюється в межах опису винаходу та відповідних креслень (частина друга статті 462 ЦК, частина п’ята статті 6 Закону).

Вимагати поновлення порушених прав володільця патенту може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію (стаття 34 Закону). Про загальну юрисдикційну особливість спорів у сфері інтелектуальної власності — у матеріалі порушення прав на торговельну марку.

Що зробити до подання заявки

Порядок дій, який економить найбільше часу і грошей:

1. Нічого не публікувати. До подання заявки — ні конференцій, ні статей, ні постів, ні виставкових зразків, ні комерційних пропозицій з технічними деталями. Рівень техніки включає все, що стало загальнодоступним у світі. Якщо розкриття вже відбулося, зафіксувати його дату і спосіб: шестимісячне вікно працює, але доводити обставини розкриття доведеться вам.
2. Провести патентний пошук. До подання, а не після отримання висновку експертизи з протиставленими документами. Пошук показує і патентоздатність, і чужі патенти, які ви можете порушити власним виробництвом.
3. Обрати об’єкт і обсяг. Винахід чи корисна модель; продукт, процес чи нове застосування; один об’єкт чи група, пов’язана єдиним винахідницьким задумом. Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної моделі.
4. Побудувати формулу. Це найважливіший документ: саме незалежні пункти формули визначають обсяг охорони і саме за ними встановлюється порушення. Надто вузька формула легко обходиться конкурентом, надто широка — не проходить експертизу або оспорюється.
5. Закрити питання прав. Якщо винахід створено працівниками — зафіксувати письмові повідомлення і проконтролювати чотиримісячний строк. Якщо залучалися підрядники — перевірити, чи договір передає право на реєстрацію.
6. Спланувати зарубіжне патентування. Патент України діє лише в Україні. Якщо ринок більший, потрібна міжнародна заявка або національні заявки з використанням конвенційного пріоритету, і строк для цього обмежений.
7. Поставити збори на календар. Річний збір за підтримання чинності — за кожний рік дії. Несплата припиняє дію патенту без жодного рішення і без попередження.

Патент — це не папір, а обсяг охорони, описаний формулою. Якщо ви готуєте заявку або хочете оцінити, чи витримає ваш патент оспорювання, запишіться на консультацію до юристів LEGIUS.