Реєстрація промислового зразка (дизайну) в Україні

Що таке промисловий зразок і навіщо його реєструвати

Промисловий зразок — це зовнішній вигляд виробу або його частини, що визначається лініями, контурами, кольорами, формою, текстурою чи матеріалом виробу та його оздобленням. Охорону регулює Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» № 3688-XII, який був істотно змінений Законом № 815-IX від 21.07.2020 (чинний з 16 серпня 2020 року).

Перше, що варто знати: патентів на промислові зразки більше не видають. Закон № 815-IX замінив патент на свідоцтво про державну реєстрацію промислового зразка. Якщо ви шукаєте «патент на дизайн», юридично йдеться саме про свідоцтво.

Закон дає широке визначення виробу: це будь-який предмет промислового виробництва або ручної роботи, зокрема частини, призначені для збирання у складений виріб, упаковка, зовнішнє оформлення, а також графічні символи та типографські шрифти. Єдине пряме виключення — комп’ютерні програми: їх як промисловий зразок зареєструвати не можна (для коду працюють інші механізми, зокрема авторське право).

Практичний наслідок цього визначення: охороняти можна не лише форму меблів чи упаковки, а й іконки, шрифт бренду, елементи інтерфейсу, оформлення етикетки. Це значно розширює можливості порівняно з уявленням про «дизайн виробу».

На відміну від патенту на винахід, який захищає технічне рішення, промисловий зразок захищає саме те, як виріб виглядає. Реєстрація надає виключне право використовувати зразок і забороняти його використання іншим без дозволу. Підбір правильного об’єкта охорони — профільний напрям практики інтелектуальної власності.

Два критерії: новизна та індивідуальний характер

До 2020 року достатньо було новизни. Закон № 815-IX додав другий обов’язковий критерій — індивідуальний характер, і саме він тепер є центральним у спорах.

Новизна. Зразок є новим, якщо до відповідної дати жодний ідентичний зразок не був доведений до загального відома. Важлива деталь: зразки вважаються ідентичними, якщо їхні суттєві ознаки відрізняються лише незначними деталями. Тобто дрібна зміна кольору чи пропорції не створює нового зразка.

Індивідуальний характер. Зразок має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший зразок, доведений до загального відома раніше.

Дати, на які все перевіряється, різні:

• для зареєстрованого зразка — дата подання заявки до НОІВ або, якщо заявлено пріоритет, дата пріоритету;
• для незареєстрованого — дата, на яку зразок вперше був доведений до загального відома.

І найцінніший для спорів нюанс: при оцінці індивідуального характеру береться до уваги ступінь свободи автора під час створення зразка. Там, де форма значною мірою зумовлена технічною функцією або стандартами (наприклад, корпус розетки), свобода автора вузька, а отже навіть незначні відмінності можуть надавати індивідуального характеру. І навпаки: у сферах, де свобода велика, дрібних відмінностей недостатньо.

Охорона не надається рішенням, зумовленим виключно технічною функцією виробу, а також таким, що суперечать публічному порядку чи моралі. Окреме правило діє для елементів, призначених для множинного складання або з’єднання взаємозамінних виробів усередині модульної конструкції.

Практична порада щодо публічних показів: заявку краще подавати до першої презентації, виставки чи публікації в соцмережах. Закон за певних умов допускає, що розкриття самим автором не впливає на оцінку охороноздатності, але строк і умови такого пільгового розкриття потрібно перевіряти окремо, а за межами України правила відрізняються.

Незареєстрований промисловий зразок

Це найменш відома новела Закону № 815-IX, і для частини бізнесу вона рятівна. Промисловий зразок може одержати правову охорону без реєстрації — як незареєстрований зразок, якщо його доведено до загального відома в порядку, передбаченому Законом. Критеріям новизни та індивідуального характеру він при цьому має відповідати так само.

Два принципові обмеження:

• Строк — три роки від дати доведення зразка до загального відома на території України (проти 25 років для зареєстрованого).
• Обсяг прав вужчий: власник незареєстрованого зразка може лише забороняти неправомірне копіювання, тоді як права на зареєстрований зразок діють проти будь-якого використання, навіть незалежно створеного.

Коли це справді працює: у сезонних колекціях одягу, швидкозмінному декорі, рекламних матеріалах — там, де виріб живе один-два сезони й реєстрація економічно невиправдана. А також як «запасний парашут», якщо копіювання виявлено, а заявку подати не встигли.

Коли не працює: для продукту, на якому будується бізнес на роки. Трирічний строк і необхідність доводити саме копіювання, а не просто схожість, роблять цю охорону помітно слабшою.

Окремо зазначимо: набуття права на промисловий зразок, що має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення національним свідоцтвом — такий зразок охороняється в Україні на підставі міжнародної процедури.

Заявка, зображення та до 100 зразків в одній заявці

Заявка подається до Національного органу інтелектуальної власності (УКРНОІВІ) і містить заяву про реєстрацію, комплект зображень виробу, що повно розкривають його зовнішній вигляд, опис та документ про сплату збору.

Саме зображення визначають обсяг охорони — це головна технічна вимога, і помилки тут неможливо виправити згодом. Кілька практичних правил:

• комплект має показувати виріб з усіх ракурсів, потрібних для розуміння вигляду;
• потрібно чітко визначити, що саме охороняється — виріб у цілому чи його окрема частина;
• елементи, які не заявляються на охорону, краще виключити із зображення або показати умовно;
• неохайні чи неповні зображення звужують охорону й полегшують обхід зразка конкурентами.

Головне спрощення, запроваджене Законом № 815-IX: однією заявкою можна заявити до 100 промислових зразків за трьох умов — кількість не перевищує ста, усі зразки належать до одного класу Міжнародної класифікації промислових зразків (Локарнської), і заявник для кожного зразка — одна й та сама особа.

Для лінійки продукції це суттєва економія: замість десятка окремих заявок подається одна. Водночас плануйте склад заявки заздалегідь — якщо вироби належать до різних класів класифікації, об’єднати їх не вийде.

Для виробів, елементи яких впізнаються як бренд, доцільно паралельно розглянути реєстрацію торгової марки. Комбінований захист (зразок плюс марка) посилює позицію власника: навіть якщо реєстрацію зразка буде оспорено, марка залишиться.

Експертиза і що насправді перевіряє НОІВ

Це питання, в якому найбільше хибних очікувань. Заявка на промисловий зразок проходить експертизу за формальними ознаками: перевіряється комплектність документів, правильність оформлення зображень, належність зразків до одного класу та сплата зборів.

Експертиза по суті — на новизну та індивідуальний характер — під час реєстрації не проводиться. Саме тому процедура є відносно швидкою, і саме тому Закон № 815-IX запровадив механізм післяреєстраційного оспорювання: перевірка охороноздатності перенесена на етап після видачі свідоцтва.

Що з цього випливає практично, і це найважливіший висновок статті: свідоцтво не є доказом «чистоти» зразка. Його наявність не гарантує, що зразок справді новий і має індивідуальний характер, і не захищає від скасування реєстрації. Тому ми радимо проводити власний пошук серед раніше зареєстрованих та опублікованих дизайнів до подання заявки — інвестиція в пошук на порядок дешевша за втрату реєстрації через два роки.

За позитивного результату формальної експертизи відомство вносить зразок до Реєстру та видає свідоцтво, в якому наводиться внесене до Реєстру зображення. Права на зареєстрований зразок діють від дати, що настає за датою державної реєстрації, за умови сплати збору за підтримання чинності.

Строки чинності та продовження

Строк чинності майнових прав на зареєстрований промисловий зразок становить п’ять років від дати подання заявки до НОІВ і подовжується за клопотанням власника на один або більше п’ятирічних строків за умови сплати збору.

Загальний строк чинності не може становити більш як 25 років від дати подання заявки. Тобто максимум — п’ять п’ятирічних періодів.

Критична процедурна деталь: клопотання про продовження потрібно подати не пізніше ніж за шість місяців до спливу строку дії охорони. Це означає, що календар нагадувань треба ставити не на дату закінчення, а мінімум на пів року раніше.

Чинність підтримується своєчасною сплатою зборів — пропуск платежу припиняє охорону достроково. Для портфеля з десятків зразків облік строків і платежів варто вести системно: втрата охорони через пропущений збір є найчастішою і найбезглуздішою причиною втрати прав на дизайн.

Для порівняння: незареєстрований зразок охороняється лише три роки від доведення до загального відома, і продовжити цей строк неможливо.

Оспорювання реєстрації через Апеляційну палату

Це механізм, який Закон № 815-IX запровадив для боротьби з патентними зловживаннями — реєстрацією чужих або загальновідомих дизайнів з метою тиску на конкурентів. У світовій практиці його називають post-grant opposition.

За пунктом 1 статті 25-1 Закону № 3688-XII будь-яка особа може подати до Апеляційної палати НОІВ обґрунтовану заяву про визнання прав на промисловий зразок недійсними повністю або частково на підставі невідповідності зразка умовам надання правової охорони.

Три параметри, які роблять цей шлях привабливішим за суд:

• Строк подання не обмежений: заява може бути подана протягом усього строку чинності майнових прав і навіть після припинення їх чинності;
• Строк розгляду — три місяці від дати одержання заяви;
• Доступність: не потрібно доводити порушення власних прав — право подати заяву має будь-яка особа.

Наслідок задоволення заяви радикальний: права, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати державної реєстрації зразка. Тобто реєстрація анулюється ретроспективно, а не на майбутнє. У практиці Апеляційної палати такі рішення ухвалюються регулярно — наприклад, права за свідоцтвом на графічне зображення для упаковки були визнані недійсними від дати державної реєстрації.

Коли цей інструмент потрібен вам: якщо конкурент зареєстрував дизайн, який ви використовували раніше, і погрожує претензіями; якщо вашу продукцію блокують на митниці на підставі чужого свідоцтва; якщо ви плануєте вивести продукт і виявили «блокуючу» реєстрацію. Процедура розглядається колегією Апеляційної палати за Регламентом, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768.

Захист прав власника зразка

При порушенні прав власник зареєстрованого зразка може вимагати припинення використання, вилучення контрафактних виробів та відшкодування збитків або виплати компенсації.

Найефективніший інструмент проти імпорту копій — внесення зразка до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності: митниця сама призупиняє митне оформлення товарів з ознаками порушення. Про цю процедуру ми докладно пишемо в матеріалі про митний реєстр об’єктів інтелектуальної власності.

Що зібрати до звернення: свідоцтво та відомості з Реєстру, докази використання зразка порушником (фото, закупка зразка товару, скриншоти з маркетплейсів з фіксацією дати), порівняльний аналіз загального враження, розрахунок збитків. Складні справи ми ведемо спільно з практикою судових спорів.

Варто пам’ятати й про оборонну сторону: відповідач у такій справі майже завжди подає до Апеляційної палати заяву про визнання прав недійсними. Тому до початку спору власник має сам переконатися, що його зразок витримає перевірку на новизну та індивідуальний характер.

Нарешті, якщо дизайн є істотним активом компанії, його варто не лише зареєструвати, а й коректно відобразити в обліку — про це в матеріалі про постановку IP на баланс.

Оцінити охороноздатність вашого дизайну, спланувати заявку на лінійку виробів або оспорити чужу реєстрацію можна на консультації — запишіться до юриста LEGIUS.